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先発対後発両サイドの特許戦略に必要不可欠な知識や最近の話題をお届けする「医薬品特許戦略ブログ」を配信します。製薬関連企業の皆様はもちろん、アカデミアや投資家の皆様にも参考にしていただけるような、実践的なポイントをお届けしたいと思います。
1.事件の概要
「先発対後発医薬品の特許係争最前線(9)」では、慢性便秘症治療薬アミティーザ®(一般名:ルビプロストン)の延長登録の効力が後発品に及ぶかが争われた大阪地裁判決をご紹介しましたが、今回は、同じルビプロストンをめぐり、その医薬用途特許そのものの有効性が争われた事件を取り上げます。知財高裁は2026年(令和8年)6月23日、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求める請求を棄却しました(令和7年(行ケ)第10055号)。
対象となったのは、スキャンポ社(出願時)が保有していた「15-ケト-プロスタグランジン類を含む薬物誘発性便秘処置用組成物」に係る特許(特許第4332353号)です。後発企業である原告は、令和5年12月、請求項1~8について無効審判を請求しました。これに対し特許権者側は請求項2、3を削除する訂正を行い、特許庁は令和7年4月、訂正を認めた上で請求不成立の審決をしました。原告がその取消しを求めたのが本件です。
訂正後の中心となる請求項4は、有効成分を「13,14-ジヒドロ-15-ケト-16,16-ジフルオロ-プロスタグランジンE1」(以下「本件PGE1化合物」。ルビプロストンに相当)に限定し、用途を「オピオイド化合物または抗コリン作用薬による薬物誘発性便秘処置用」とする、医薬用途発明です。原告は、進歩性欠如・実施可能要件違反・サポート要件違反・明確性要件違反の四つを無効理由として争いました。
2.争点――主引用例との二つの相違点と「顕著な効果」
進歩性の判断では、主引用例(甲3)に記載された「13,14-ジヒドロ-15-ケト-16,16-ジフルオロ-PGE2メチルエステルを有効成分として含有する下剤」(甲3発明)との対比が中心となりました。両者には二つの相違点があります。相違点1は有効成分の化学構造、すなわち、甲3発明では5-6位の炭素結合が二重結合でカルボキシル基がメチルエステル化された「PGE2」体であるのに対し、本件は同部位が単結合で遊離酸の「PGE1」体である点です。相違点2は用途であり、甲3発明が一般的な「下剤」であるのに対し、本件は「薬物誘発性便秘処置用」に特定されている点です。
原告は、両化合物が同一発明者によるものであり構造的に近いこと、甲3には塩・エステル・遊離酸の相互変換を許容する記載や単結合体の合成チャートがあること、医薬有効成分として最適な形態を探索することは開発現場で当然に行われること等を挙げ、PGE2体からPGE1体への変換に動機付けがあると主張しました。また用途についても、下剤と薬物誘発性便秘処置薬には作用機序の関連性があると論じました。さらに、明細書の実施例が小腸の黒鉛マーカー移動のみを評価し排泄される糞便を直接評価していないこと等を理由に、「当業者が予測できない顕著な効果」は立証されていないとして、効果の認定も争いました。
3.裁判所の判断――審決を維持し、請求を棄却
知財高裁は、審決の結論を維持し、請求を棄却しました。取消事由1(進歩性欠如についての判断の誤り)に関して、裁判所は相違点1を検討して結論を導いています。裁判所は、甲3発明の有効成分である被験薬8(甲3のPGE2化合物)が、甲3において好ましいとされる三つの態様、すなわち「5-6位の炭素結合が二重結合であること」(態様α)、「炭素数が20から22まで」(態様β)、「五員環上の9位にケトンを、11位に水酸基を有するPGEタイプであること」(態様γ)をいずれも兼ね備え、甲3の実施例で用いられた19種のPG類の中でエンテロプーリング作用に最も優れ、腸管収縮作用も軽微な化合物であると認定しました。そのうえで、当業者が、こうした好ましい態様を備えた甲3のPGE2化合物について、あえて5-6位の炭素結合を二重結合から単結合に変換し、さらに1位のカルボキシル基をメチルエステル化して、本件PGE1化合物の構成とする動機付けは見いだせない、と判断しています。
原告は、両化合物の発明者が同一であること、甲3に単結合体を含む合成チャートがあること、医薬有効成分として最適な形態を探索することは開発の現場で当然に行われること等を挙げて動機付けを主張しましたが、裁判所はこれらを個別に退けています。発明者が同一であることは容易想到性の判断に関係しないこと、甲3の合成チャートは一般的な製造法を説明するものにすぎず、実施例にも合成例にもPGE1は記載されていないこと、エステル化の示唆にはなり得ても5-6位を単結合とする示唆にはならないこと等が、その理由として示されました。裁判所は、もう一つの相違点である相違点2(用途の点)については判断を示していません。相違点1についての判断のみで進歩性欠如の主張を排斥できるため、相違点2に立ち入る必要がなかったものと考えられます。
効果については、裁判所は、本件明細書の実施例から、本件PGE1化合物が投与用量に比例してモルヒネ又はイミプラミンによる便秘への拮抗作用を示すこと、他の下剤(センノシド又はピコスルファートナトリウム)ではその拮抗作用が示されないこと、高用量でもモルヒネの鎮痛効果を阻害しないことを当業者が理解できるとして、当業者が予測し得ない顕著な効果を認めました。原告は、実施例が小腸内のマーカーの移動を評価するにとどまり糞便を直接評価していないなどとして効果を争いましたが、裁判所は、小腸における炭マーカーの移動度のみによって薬物誘発性便秘及びその改善を評価する手法が本件優先日当時に慣用されていたこと(技術常識E)を認め、実施例の評価方法が不適切であるとはいえないとしました。サポート要件・実施可能要件・明確性要件の各主張も、いずれも理由がないとされています。
4.実務への指針
本判決は、医薬用途発明の進歩性判断における二つのポイントを改めて確認したものと言えます。
一つ目は、引用例が特定の構造や態様を「好ましいもの」として記載している場合、その好ましい態様から外れる方向への構造変換には、原則として動機付けが否定されやすいという点です。
先発側(特許権者側)にとっては、引用例がどの構造を好ましいものとして挙げているかを丁寧に拾い、本件発明の構造がその好ましい態様から外れていることを示すことが、進歩性欠如の主張に対する有効な反論となります。逆に後発側の特許無効の主張においては、合成チャートや一般的な置換可能性の記載だけに頼るのではなく、そのような構造変換を当業者が行う動機付けを裏付ける具体的・積極的な記載や試験データを見つけ出し、証拠として提出できるかどうかが鍵になるでしょう。
二つ目は、医薬用途発明において効果の顕著性が争われる場合、効果を裏付ける試験がどのような手法によるものであったかが問題となり得るという点です。本件では、原告は、明細書の実施例が小腸内のマーカーの移動を評価するにとどまり、排泄される糞便を直接評価していないことを理由に、効果は立証されていないと主張しました。しかし裁判所は、その評価手法が本件優先日当時に慣用されていたことを踏まえ、実施例から効果を理解できると判断しています。効果を主張する側にとっては、採用した試験手法が出願時点で当業者に受け入れられていたものであることを、あわせて示せるかどうかが重要になります。
本件は、先発企業が用途特許で製品を守ろうとする場合に、明細書や引用例における自社化合物の構造の位置づけが、進歩性の判断を大きく左右し得ることを示したケースといえます。また、サポート要件をめぐっては、課題を「比較例との相対的な強さ」で捉えるべきだとする原告の主張が、裁判所に退けられており、医薬発明の課題設定とサポート要件の関係を考える上でも参考になります。
(執筆者:田中康子)
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