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エスキューブ メールマガジン 2022年10月号

メルマガ10月号をお届けします。今月の知財基礎講座では「特許出願後の内容追加」についてお伝えします。
また、 10月1日に改正関税法が施行され、 商標権・意匠権を侵害する物品(模倣品)の輸入に対する規制が強化されました。 詳しくはニューストピックをご覧ください。

━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━

                      2022年10月号

━ コンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

知財基礎講座■
(9)特許出願後の内容追加

■ニューストピックス■
・USPTO・医薬品等関連の特許期間延長に関する情報提供ページを開設
・「リバロ」損害賠償請求訴訟、控訴棄却判決に上告なく、後発医薬品メーカーの東和薬品の勝訴確定
・住友ファーマ・用途特許「ラツーダ」に対する特許性なしの決定取消を求め控訴提起
・第一三共の主張を米連邦地裁が認定・Novartis社との特許係争
・知財高裁・特許権侵害訴訟で第三者意見募集を決定
・模倣品の個人輸入の規制強化、10月1日施行

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知財基礎講座■
(9)特許出願後の内容追加

【質 問】
 先頃特許出願していただいた発明と基本的な原理は同じなんですが、少し変えるともっとよくなるとわかりました。これは新しく特許出願しないといけませんか?先頃の出願に付け加えることはできませんか?

【回 答】
 先頃行った特許出願に付け加えることはできませんが、先頃の特許出願からまだ1年が経過していませんので、先頃の特許出願に基づく優先権というものを主張し、先頃の特許出願の内容に今回の改良部分が追加された新しい特許出願に乗り換えることができます。

 今回は、この優先権主張出願について説明します。

<新規事項を追加する補正は認められない>
 発明は発明者がその頭の中で考え出した技術的思想の創作であって抽象的なものです。これを、文章と、必要な場合には図面にまとめて特許出願しなければなりませんが、抽象的な発明概念を文章で説明することは容易ではありません。そこで、特許出願の際に提出していた文章、図面の記載内容を、特許出願後に、補充、訂正する手続補正を行うことが特許出願人に許されています。

 ここで、特許出願で特許を請求している発明の特許性(先後願、新規性、進歩性など)に関しては特許出願の時点を基準にして判断する取り扱いが行われています。

 手続補正が行われた場合、補正後の内容についてはいつの時点を基準にして特許性を判断すればよいのかが問題になります。手続補正が行われた時点を基準にすると複数回の手続補正が行われた場合、取り扱いが複雑になります。

 そこで、特許法では、手続補正が行われた場合、特許出願の時点から補正後の内容であったものとする取り扱いにしています。これを補正の遡及効といいます。

 補正の遡及効によれば、手続補正によって出願時の明細書、図面に記載されていなかった新規な技術的事項が特許出願後に追加された場合であっても、機械的に、補正後の状態、すなわち、新規な技術的事項が追加されている状態で特許出願が行われていたとして取り扱われることになります。

 このようになると、特許出願の時点を基準にして発明の特許性を判断しますので特許出願人以外の第三者に不利益が生じます。

 したがって、特許出願の際に明細書、図面に記載されていなかった新規な技術的事項を特許出願後に追加する補正を行うことは禁じられています。このような新規事項追加の補正が行われると、そのことのみをもって特許出願が拒絶される理由になります。審査で見過ごされて特許成立していた場合には特許無効の理由になります。

 このようなことから、ご質問の改良発明を先頃の特許出願に付け加えることはできません。

<優先権主張出願>
 新規事項を追加する補正は行えないことから、新たに見つかった改良、工夫などについては、新しく特許出願を行うことになります。

 しかし、つい先頃に行った特許出願で特許を請求している発明についての改良、工夫であり、別個に新しい特許出願を行って、2件の特許出願、2件の特許権で管理するよりも、1件の特許出願にまとめて審査を受け、特許権を管理できるならばその方が便利ということもあります。

 このような場合、つい先頃に行った特許出願から1年経過していないならば、新たに見つかった改良、工夫を、先頃の特許出願の内容に付け加えた新たな特許出願を、先頃に行った特許出願に基づく優先権を主張して行うことができます。これを優先権主張出願といいます。

■優先権主張出願の一例を説明すると次のようになります。

・第一回目の特許出願:2022年10月16日
  明細書などに記載されている発明:a

・優先権主張出願:2023年10月16日
  明細書などに記載されている発明:a、a’(a’はaの改良発明)

・第一回目の特許出願のみなし取り下げ
➡第一回目の特許出願は第一回目の特許出願日から1年4月が経過する2024年2月16日の時点で取り下げたものとみなされ、消滅します。

・特許出願公開:
 第一回目の特許出願日(2022年10月16日)から1年6月が経過した後に優先権主張出願の内容(明細書などに発明a、a’が記載されている)が出願公開されます。

・審査請求できる期限:
 優先権主張出願について審査請求できる期限は優先権主張出願の日から3年である2026年10月16日になります。

・特許庁での審査における取り扱い:
 優先権主張出願について審査を受ける際、発明aについての特許要件(先後願、新規性、進歩性など)は第一回目の特許出願日である2022年10月16日を基準にして検討・判断されるという優先的な取り扱いを受け、発明a’についての特許要件は優先権主張出願日である2023年10月16日を基準にして検討・判断されます。

・特許権の存続期間の終期:
 優先権主張出願について特許成立したならば、毎年、特許権を維持するための特許料(特許維持年金)を特許庁に納付することにより特許権を維持できますが、原則、「特許出願日から20年を越えない」とされている特許権存続期間の終期は、優先権主張出願日である2023年10月16日から20年が起算されます。

 上記の一例で説明したように、優先権主張出願は、特許出願をする際に、既に行っていた自己の特許出願に記載していた発明を含めて包括的な発明として優先権を主張することで、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明につき、その特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日又は時とするという優先的な取扱いを受けるものです。

 技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを可能にするものです。例えば、最初の特許出願(発明a)の日から1年以内であれば、一回目の優先権主張出願で改良発明a’を追加し、その後、最初の特許出願と一回目の優先権主張出願とに基づく優先権をそれぞれ主張して二回目の優先権主張出願を行って改良発明a”を追加し、発明a、a’、a”を特許を請求している1件の特許出願にまとめることが可能です。

<優先権主張出願を行う際の注意>
 優先権主張出願は最先の特許出願日から一年以内でなければ行うことができません。また、最先の特許出願の出願人と同一人でなければ行うことができず、最先の特許出願について出願後ただちに早期審査を受けたことで特許査定あるいは拒絶査定が1年以内に確定しているような場合には優先権主張出願の基礎にすることができません。

 また、優先権主張出願で追加しようとする事項が先の特許出願の明細書で説明している発明の効果を補強的に支える実験・試験データであり、優先権主張出願で追加を行わなくても、先の特許出願の審査において意見書で発明の効果を主張する際の補強資料に使用すれば十分なものに過ぎないということもあります。

 更に、改良発明を追加するつもりでいたところ、出願の単一性(特許法第37条)を満たさない関係の発明を追加することになって、審査の過程で分割出願(特許法第44条)を行う必要が生じ、優先権主張出願ではなく、先の出願とは別個の特許出願にしておけばよかったということも起こり得ます。

 そこで、特許出願を行った後、改良発明などが誕生した場合には、その取扱いをどのようにすべきか、先の特許出願を担当している専門家である弁理士に相談することをお勧めします。

<次号のご案内>
 特許出願した発明について特許庁での審査の結果を受けとることのできる時期はいつ頃になるのか、ご質問に回答します。

 ■ニューストピックス■
●USPTO・医薬品等関連の特許期間延長に関する情報提供ページを開設
 米国特許商標庁(USPTO)は9月2日、35U.S.C.§156に基づいて過去5年以内に提出された特許期間延長(Patent Term Extension:PTE)申請および延長された特許期間に関する情報を提供する新たなウェブページ(Applications for patent term extension and patent terms extended under 35 U.S.C. § 156 | USPTO)を開設したことを発表しました。

 本ウェブページでは、延長された特許と延長期間が記載されたリストが掲載されています。

  さらに、「List of patent terms extended under 35 U.S.C. § 156」という欄の・PTE certificates issued (updated August 2022) [MS Excel] をクリックすると、エクセル形式のリストがダウンロードできます。

 なお、USPTOは、本ウェブページの情報を四半期ごとに更新予定としています。

▼ニュースリリースはこちらをご覧ください。
https://www.uspto.gov/subscription-center/2022/uspto-launches-new-public-webpage-enhance-accessibility-patent-term

●「リバロ」損害賠償請求訴訟、控訴棄却判決に上告なく、後発医薬品メーカーの東和薬品の勝訴確定 
 興和が高脂血症治療薬「リバロ」の医薬品特許を侵害されたとして、後発医薬品を製造販売する東和薬品を相手に提訴していた損害賠償請求訴訟(損害賠償請求総額188億円)に関して、東和薬品は、10月6日付のプレスリリースで、興和の訴えを棄却した控訴審判決が確定したことを発表しました。興和は上告期限までに上告しませんでした。

 東和薬品は、9月21日付のプレスリリースで、控訴審で勝利したことを発表していました。

▼プレスリリースはこちらをご覧ください。
https://www.towayakuhin.co.jp/pdf/news221006.pdf(10月6日付)
https://www.towayakuhin.co.jp/pdf/news220921.pdf(9月21日付)

●住友ファーマ・用途特許「ラツーダ」に対する特許性なしの決定取消を求め控訴提起
 住友ファーム株式会社(大阪市中央区)は、9月27日付のニュースリリースで、米国における非定型抗精神病薬「LATUDA® 」(一般名:ルラシドン塩酸塩、以下「ラツーダ」)の用途特許において、本特許に特許性がないとする米国特許商標庁の決定に対し、決定の取消しを求め、連邦巡回控訴裁判所に控訴提起したことを発表しました。

 住友ファーマは、「当社は、本特許は有効であると確信しており、引き続き「ラツーダ」の特許権を保護すべく適切に対応していく所存です。」と表明しました。

▼ニュースリリースはこちらをご覧ください。
https://www.sumitomo-pharma.co.jp/ir/news/pdf/ne20220927.pdf

●第一三共の主張を米連邦地裁が認定・Novartis社との特許係争
 第一三共株式会社(東京都中央区)は、9月30日付のプレスリリースで、スイス・NovartisのBRAF阻害剤Tafinlar®に関して、当社の米国子会社Plexxikon(2022年3月閉鎖)が保有する米国特許9,469,640及び9,844,539(以下、「同特許」)を侵害しているとして、Plexxikonが2017年8月に米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起した裁判において、同裁判所がPlexxikonの主張を認める決定を下したことを発表しました。

 同裁判所は、NovartisがPlexxikonに対し、177.8百万ドルの損害賠償金を支払うとともに、同特許存続期間中のTafinlar®の米国売上に対して、9%のロイヤルティを支払うべきと判断しました。なお、Novartisの故意侵害は認められませんでした。

▼プレスリリースはこちらをご覧くださいhttps://www.daiichisankyo.co.jp/files/news/pressrelease/pdf/202209/20220930_J.pdf

●知財高裁・特許権侵害訴訟で第三者意見募集を決定
 米国FC2,INC.が運営するコメント付き動画配信サービス「FC2動画」に関して、「ニコニコ動画」などを運営する株式会社ドワンゴが特許を侵害しているとして、FC2などに配信の差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は9月30日、当事者以外の第三者からの意見を集める「第三者意見募集制度」を採用することを決定しました。

 本制度は、裁判所の判断が、当事者のみならず、関連する多数の業界に対して大きな影響を及ぼす可能性があることなどから、裁判所が、適正な判断を示すための資料を得るために、広く一般の第三者から意見を集めることを可能としたもので、「日本版アミカスブリーフ」と呼ばれ、集まった意見は当事者が証拠として活用することができます。

 知財高裁は、サーバと複数の端末装置で構成される「システム」の発明において、当該サーバが日本国外で作り出され、存在する場合、発明の実施行為である「生産」(特許法2条3項1号)に該当し得ると考えるべきか。「生産」に該当し得る場合、どのような要件が必要になるのかを募集事項としています。

▼第三者意見募集を実施している事件について(知財高裁)
https://www.ip.courts.go.jp/tetuduki/daisanshaiken/index.html

●模倣品の個人輸入の規制強化、10月1日施行
 本年10月1日に改正関税法が施行され、商標権・意匠権を侵害する物品(模倣品)の輸入に対する規制が強化されました。

 これまでは、個人的に使用する目的での輸入は商標法上の「業として」の要件を満たさないため、事業性のある輸入のみが規制対象でした。しかし、増大する個人的使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者は模倣品を郵送により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けることとなりました。

 10月1日以降は、たとえ個人的な使用目的であっても、それが模倣品である場合には輸入差止・没収の対象となります。海外の通販サイトなどで商品を購入する場合に限らず、国内の通販サイトで購入した商品であっても、海外から直接送付される場合もあるため、注意が必要です。

<税関における知的財産権侵害物品の差止状況>
 知的財産権を侵害する模倣品の輸入は高止まりしています。財務省関税局は、2022年上半期(1~6月)に全国の税関で偽ブランドのバッグや衣類など模倣品の輸入を差し止めた件数は、1万2519件だったと発表しました。

 11年連続で1万2000件を超えており、高水準で推移しています。品目別では、財布やハンドバッグなどのバッグ類が3割弱の4126件、衣類が2割強の3348件と続いています。地域別では、中国からの輸入が9131件と全体の72.9%を占め最多です。輸入形態としてはインターネット通販の普及で、国際郵便が約9割を占めています。

▼令和4年上半期の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細)https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2022_1/20220909a.html

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