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エスキューブ メールマガジン 2022年8月号

メルマガ8月号をお届けします。今月の知財基礎講座では「特許出願人になれる者」についてお伝えします。また、特許庁より「特許行政年次報告書2022年版」が公表されましたので、是非ニューストピックよりご参照ください。

━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━

                       2022年8月号

━ コンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

知財基礎講座■
(7)特許出願人になれる者 

■ニューストピックス■ 
 ●特許庁・「特許行政年次報告書2022年版」を公表
 ●特許庁・マルチマルチクレーム制限後の出願状況を公表
 ●米国特許商標庁・PTAB の審理開始拒否に関するガイダンスを公表
 ●第一三共・「エンハーツ」の米国特許訴訟で米テキサス州東部地区連邦地裁が第一三共の特許侵害を認める判決
 ●メドレックス・「メマンチン含有経皮吸収型液剤」・「マイクロニードル貼付剤」・「誤用防止特性を有する貼付製剤」に関する特許査定を受領
 ●ラクオリア創薬・がん幹細胞の増殖抑制剤の欧州における特許査定のお知らせ

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 特許庁は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産をめぐる国内外の動向と特許庁の取組について、特許行政年次報告書2022年版として取りまとめました。

 2022年版の報告書では、国内外の出願・登録状況や審査・審判の現状を、より効率よく把握していただけるよう、統計情報に重点を置き、ポイントを絞った記載になっております。

■知財基礎講座■
(7)特許出願人になれる者

【質 問】
 特許出願を他の会社と一緒に行いたいのですが、可能ですか?一緒に出願することにした場合、注意しておくべきことはありますか?
 また、特許出願を行った後に特許出願人の名義を変更することは可能ですか?

【回 答】
 特許出願を他社と共同で行うことは可能ですし、特許出願後に特許出願人の名義を変更することも可能です。

<特許を受ける権利>
 発明が完成すると、その完成した発明について特許権の付与を求めて特許庁に出願し審査を受けます。新規性、進歩性などの条件を満たしている発明であることが特許庁の審査で認められると1~3年分の特許料を納付することで特許権が成立します。

 このように発明の完成から特許権成立までは時間を要します。特許法では、発明が完成してから特許権が成立するまでの間における発明者などの利益状態を保護する目的で「特許を受ける権利」というものを認めています。

  「特許受ける権利」は発明者が発明を完成させることで発生します。「特許受ける権利」は国家に対して特許権の付与を請求できる権利ですから公権であるとともに請求権であり、かつ、財産権の一種であると考えられています。

 財産権の一種ですから、その全部、あるいは一部を譲渡等によって移転することが可能です。

<特許出願人になれる者>
 特許出願を行うためには法律上の権利義務の主体となる資格(=権利能力)が必要です。一般的にいう「人」(=自然人)と、法律上の「人」としての地位を認められた団体(=法人)は権利能力を備えており、特許出願人になることができます。

 しかし、特許取得を希望する発明についての「特許を受ける権利」を有していなければ特許出願人になることができません。

 特許出願人がその発明についての「特許を受ける権利」を有していない場合、特許出願の審査の段階では拒絶理由となって特許が認められません。また、特許権成立後であれば、特許無効の理由となって特許無効審判の請求によって特許権が取り消されます。これはいわゆる「冒認出願」と呼ばれるもので、他人の発明をスパイ行為などによって盗んで特許出願を行っても特許は認められません。

<「特許を受ける権利」を取得する形態>
 発明者は発明完成によってその発明についての「特許を受ける権利」を取得します。そこで、発明者が特許出願人になって特許出願を行うことができます。

 例えば、個人事業主である事業主個人が発明を完成させ、特許出願人となって個人で特許権取得し、会社に実施許諾するケースなどがあります。

 特許出願人になる者が発明者から「特許を受ける権利」を取得する最も一般的な形態は会社の従業員などが行った発明の「特許を受ける権利」を会社が取得して会社が特許出願人となるものです。この「職務発明」のケースについては後述します。

 特許出願後は「特許を受ける権利」を譲渡したことを証明する「譲渡証書」を譲渡人が作成し、この「譲渡証書」を譲受人が特許庁へ提出して特許出願人の名義を変更できます。なお、特許法では「特許を受ける権利」を譲り受ける者である譲受人を「承継人」と表現します。

 「特許を受ける権利」は目に見えません。このため、発明者との間でトラブル等が発生するなどで発明者が「特許を受ける権利」を二重譲渡することが起こり得ます。この点も考慮して、特許出願前における「特許を受ける権利」の承継はその承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗できないことになっています(特許法第34条)。会社外の発明者から「特許を受ける権利」を取得して特許出願を行う等の場合、二重譲渡が生じないように注意を払う、遅滞なく特許出願を行う、等の対応に注意を払うことが望ましいと考えられます。

<職務発明制度>
 特許法では「特許を受ける権利」は発明者が発明を完成することで発生し、発明者が発明完成時点で「特許を受ける権利」を取得することにしています。

 しかし、会社の従業員が完成した、会社の業務範囲に属し、なおかつ、発明を完成させた従業員の職務上の発明である「職務発明」に関しては、従業員への給与、設備、研究費の提供等、使用者による貢献がなされています。

 そこで、特許法では、従業員と使用者との間の衡平に考慮して、使用者に「職務発明」についての無償の通常実施権(特許発明を実施できる権利)を付与するとともに(特許法第35条第1項)、あらかじめ使用者が従業員との間で「職務発明についての特許を受ける権利」を承継すること等を取り決めておくことを認めています(同条第2項反対解釈)。

 なお、職務発明を行った従業員は、当該職務発明について使用者に「特許を受ける権利」を取得させたとき、あるいは、特許権を承継させたとき、使用者から「相当の利益」を受ける権利を有することになっています(同条第4項)。

 会社内に職務発明規定を設け、使用者が「特許を受ける権利」を取得することを従業員との間であらかじめ取り決め、「従業員が職務発明を完成させた時からその特許を受ける権利は使用者に帰属する(いわゆる原始使用者等帰属)」ように取り決める、あるいは、そのような取決めがないときに、「その特許を受ける権利は従業員に帰属(いわゆる原始従業者等帰属)し、あらかじめ従業員との間で取り決めていたところによって使用者が特許を受ける権利を承継できる」ようにすることが可能です。

<次号のご案内>
 来月は特許出願を行った発明が採用されている製品や、特許取得した特許発明が採用されている製品につける特許表示について紹介し、併せて虚偽表示について紹介します。

■ニューストピックス■

●特許庁・「特許行政年次報告書2022年版」を公表
 特許庁は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産をめぐる国内外の動向と特許庁の取組について、特許行政年次報告書2022年版として取りまとめました。
 本報告書では、例えば以下のような情報を知ることができます。

1.知的財産活動の状況
・特許出願と研究開発費・出願順位規模別に見た特許出願件数

・企業別登録件数ランキング

2.知的財産権の利活用の状況
・特許権の利用状況

▼特許行政年次報告書2022年版は特許庁(JPO)のホームページをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/index.html

●特許庁・マルチマルチクレーム制限後の出願状況を公表
 特許庁は、マルチマルチクレーム制限後の出願状況を公表しました。
▼マルチマルチクレーム制限後の出願状況について【特許庁(JPO)】令和4年7月
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html#seigen

 特許庁資料によると、特許出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合は、マルチマルチクレーム制限前は65%程度であったのに対して、制限後は5%程度(令和4年4月出願分は6.0%、同年5月出願分は4.5%)に減少したとのことです。

 また、実用新案登録出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合も、マルチマルチクレーム制限前は25%程度であったのに対して、制限後は3%程度(令和4年4月出願分は3.3%、同年5月出願分は2.6%)に減少しました。

 尚、マルチマルチクレームとは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。

       出典:特許庁「マルチマルチクレーム制限について(5頁)」より一部抜粋
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/document/multimultichecker/multichecker.pdf

 特許出願後にマルチマルチクレームを含むことに気づいた場合は、例えば審査請求するときまでに自発補正することで、マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反の拒絶理由が通知されることを回避することができます。

 ただし、そのような補正をしない場合には、マルチマルチクレームが含まれている旨の拒絶理由が通知されます。そして、その応答によりマルチマルチクレームが解消された補正後の請求項に係る発明が、その他の拒絶理由を有する場合には、最後の拒絶理由が通知され、補正をすることができる範囲が制限されるおそれがあるので、注意が必要です。

●米国特許商標庁・PTAB の審理開始拒否に関するガイダンスを公表
 ジェトロ・ニューヨーク事務所は、米国特許商標庁のVidal長官は6月22日、特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR)や付与後レビュー(PGR)の裁量による審理開始拒否に関する暫定ガイダンスを公表したと報じました。

▼ニュースリリースはこちらをご覧ください。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220630_2.pdf

●第一三共・「エンハーツ」の米国特許訴訟で米テキサス州東部地区連邦地裁が第一三共の特許侵害を認める判決
 第一三共株式会社は、抗HER2抗体薬物複合体(ADC)「エンハーツ」をめぐるSeagen 社との特許侵害訴訟で、米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所において、「エンハーツ」がSeagen 社の米国特許 10,808,039(’039特許)を侵害していること、これによりSeagen社に41.8百万ドルの損害が発生したこと及び’039特許に対する故意侵害があったことを認める判決が下されたことを2022年7月20日に発表しました。

 第一三共は判決を受け、「同裁判所は、2024年に期間満了を迎える’039特許の存続期間中の本剤の将来売上に対するロイヤルティ支払について、まだ判断していない」と指摘し、「引き続き当社の権利を守るべく判決後の申立て等のあらゆる法的措置を検討する」とコメントしています。

▼プレスリリースはこちらをご覧ください。
https://www.daiichisankyo.co.jp/files/news/pressrelease/pdf/202207/20220720_J1.pdf

 尚、第一三共は、同社が請求していた、’039特許の有効性に関する特許付与後レビュー(Post Grant Review、「PGR」)はについて、米国特許商標庁がSeagen社の再審理請求を認め、PGR手続の中止を決定したことを2022年7月19日に発表しています。

▼プレスリリースはこちらをご覧ください。
https://www.daiichisankyo.co.jp/files/news/pressrelease/pdf/202207/20220719_J.pdf

●メドレックス・「メマンチン含有経皮吸収型液剤」・「マイクロニードル貼付剤」・「誤用防止特性を有する貼付製剤」に関する特許査定を受領
 株式会社メドレックス(香川県東かがわ市)は、出願中の「メマンチン含有経皮吸収型液剤」及び「マイクロニードル貼付剤」について、特許庁(JPO)より特許査定が通知されたこと、また中国において出願中の「誤用防止特性を有する貼付製剤」について、中国国家知識産権国(CNIPA)より特許査定が通知されたことを発表しました。

▼プレスリリースはこちらをご覧ください。
・メマンチン含有経皮吸収型液剤
http://pdf.irpocket.com/C4586/efCi/EMHA/fPG6.pdf
・マイクロニードル貼付剤
http://pdf.irpocket.com/C4586/JS39/HoX1/cCsp.pdf
・誤用防止特性を有する貼付製剤
http://pdf.irpocket.com/C4586/JS39/rLNF/oUe8.pdf

●ラクオリア創薬・がん幹細胞の増殖抑制剤の欧州における特許査定のお知らせ
 ラクオリア創薬株式会社(愛知県名古屋市)は、連結子会社のテムリック株式会社が見出したタミバロテン(レチノイン酸受容体作動薬、TM-411)によるがん幹細胞の増殖抑制剤の用途特許(欧州特許出願番号:15796913.0)について、これまで欧州特許庁において審査中でありましたが、このたび、特許査定の連絡を受けたことを2022年7月11日に発表しました。

▼プレスリリースはこちらをご覧ください。
library_がん幹細胞の増殖抑制剤の欧州における特許査定のお知らせ.pdf (raqualia.co.jp)

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発行元 エスキューブ株式会社/国際特許事務所

弁理士 田中康子

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